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先分而后合——从案例看商标注册申请的技巧

    我国《商标法》规定,自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选、经销的商品或者提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标或者服务商标注册。同时还规定,任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品(或服务)与他人的商品(或服务)区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。这就是说,以什么样的标志作为商标申请注册,申请人有充分的选择余地和自由。但是,因为《商标法》还规定,只有经商标局核准注册的商标才能成为注册商标,商标注册人才享有商标专用权,受法律保护,所以,申请人仅仅提出注册申请并不是其最终目的--获准注册,而只能是实现其最终目的的首要条件和必经程序。由于申请商标能否获准注册,必须经过商标局的实质审查才能决定,因此,为了实现其最终目的,申请人应该自觉主动地在提出申请时对申请商标能否顺利通过审查进行充分的评估和预测,特别是申请商标属组合商标时,更要慎重考虑该申请商标各组成要素的可注册性。这是因为,商标局对自2001年1月1日起受理的商标注册申请,在进行实质审查时,视申请商标为不可分割的整体,只要其中任一部分不具备可注册性,就要整体驳回,不允许在审查程序中进行实质性修正,而只允许对指定商品(或服务)进行分割(2002年9月15日之前根据原《商标法实施细则》第十六条规定进行的审查通过给申请人出具《商标审查意见书》的方式进行,该日之后根据现行《商标法实施条例》第二十一条规定进行的审查通过直接驳回在部分指定商品或服务上的注册申请的方式进行)。所以,如果申请人对所申请注册商标的各组成要素的可注册性没有充分把握,最好分开申请,即将各组成要素作为独立的商标分别提出注册申请,以免因某一部分不能注册而导致该申请被整体驳回,再重新申请注册其他部分时不仅时间延误了,还有可能因他人的在先申请而被再次驳回。下面的几个案例充分说明了这一申请技巧的重要性。

    案例一,某申请人通过某商标代理机构于2001年7月5日向商标局申请注册"沁昌"及图形的组合商标,经审查,因图形部分与他人在先注册的商标近似,商标局于2002年4月16日予以驳回。申请人又通过同一家商标代理机构于2002年4月29日再次提出"沁昌"及图形组合商标的注册申请,其中的图形部分是在首次申请图形的基础上稍加变化而成的。因变化后的图形与首次申请被驳回时的引证商标已有较大区别,也没有发现另外的冲突商标存在,故该申请通过了商标局的实质审查,于2003年2月7日获准初步审定并公告,只要在三个月的法定异议期内没有人提出异议,该申请便能够在2003年5月7日获准注册。本案申请人首次申请时如能分别申请“沁昌”文字商标和纯图形商标,其中“沁昌”文字商标的注册证恐怕早在2002年年底前就拿到了。

    案例二,某申请人通过某商标代理机构于2002年2月10日向商标局申请注册“富大”与“FUDA'’的组合商标,因他人已在相同类似商品上注册了“FUDA"及图形的组合商标,依据现行审查标准,该申请于2002年11月8日被驳回(如允许修正商标的话,该申请可以删去“FUDA'’而注册纯文字“富大”)。该申请人如果还想取得“富大”文字的商标专用权,就只能再次提出申请。然而,不幸的是,另一申请人于 2002年5月13日在相同商品上提出的“大富”纯文字商标的注册申请,已通过了商标局的实质审查,只等初步审定并公告了。按照“以相同的两个汉字作为商标,互为颠倒或上下排列后加注拼音,除有特定含义外,应判为近似商标”的规定,第一个申请人如果再次申请注册“富大”商标,仍然会被驳回。其实,第一个申请人在首次申请时如果能够分别申请“富大”纯汉字商标和"FUDA"纯拼音商标,尽管"FUDA'’纯拼音商标仍然会被驳回,但纯汉字的“富大”商标却可以获准初步审定并公告,同时还可以由商标局作为引证商标驳回第二个申请人提出的“大富”商标的注册申请。

    案例三,某申请人通过某商标代理机构于2001年10月22日向商标局申请注册由文字“千秋”、拼音"QIANQIU"及字头"QQ"组成的组合商标,因字头部分有在先近似商标存在,该申请于2002年6月12日被驳回。该申请人将字头部分删除后又于2002年7月8日提出"千秋"及"QIANQIU"组合商标的注册申请。商标局虽然尚未对该申请进行实质审查,但可以肯定地说,该申请仍会被驳回。因为,其他申请人于2002年1月28日在相同商品上申请的"千秋"纯文字商标已于2002年9月28日获准初步审定并公告,而且已顺利地在三个月的法定异议期届满后注册生效。申请人第一次如果将文字和字头分作两个商标分别提出注册申请的话,就不会出现如此悲惨的结局了--历时近两年,花费近四千元,却什么都没得到。现实中类似上述案例屡屡发生,根本原因是许多申请人的最初想法都是为了少花钱。因为不论商标代理机构还是商标局,都是按照商标注册申请的份数收取费用的,每份申请只能有一种商标图样,如果把原本属组合商标的各个组成要素都作为独立的商标分别提出注册申请,花费将成倍增加。然而,事情的结果往往难随人愿,本想少花钱,最终却多花了钱,甚至是冤枉钱。还有一个原因可能是申请人过于追求完美,总想在初次申请时就把将要使用的商标设计得尽善尽美,一次申请注册成功,就可以终身使用,不再改变。这种想法可以理解。但是,由于申请人提出商标注册申请的根本目的是为了获得商标局的核准注册,如何能够尽快顺利地通过商标局的实质审查,才是申请人提出申请时最应该慎重考虑的事情。不考虑申请商标注册成功的可能性,而一味追求完美,实在是本末倒置。如果申请商标不能注册,设计得再完美,又有何用?第三个原因是有不少申请人总以为单纯的文字不能作为商标,只有文字和图案结合在一起才算得上商标。这可能是对《商标法》第八条关于可作为商标申请注册的标志的误解。事实上,纯文字商标,特别是具有独创性的文字商标,其区别商品或服务来源的功能,比其他所有类型的商标都要强。设想当今国内、国外的驰名商标,给人印象最深、据以消费取舍的不都是其文字部分吗?也许有些申请人会辩解说:我就想使用组合商标,如果分开申请注册,将来再组合起来使用的话,不又违反了《商标法》关于不得自行改变注册商标的规定?申请人若真出于这样的考虑,倒是值得称道的意识,说明申请人不仅了解《商标法》,而且具备遵守《商标法》的自觉性。但是,申请人可能不了解,多个独立的注册商标在同一指定商品上同时使用,只要均不改变商标局核准注册的商标图样,而且不构成另外相对独立的新的商标图样,就不属于自行改变注册商标的情形。(可口可乐饮料包装上商标的使用就是成功的范例,每一个注册标记都代表一个注册商标。)另外,申请人如果想把多个独立的注册商标组成一个有机的整体使用,只要再次申请注册就可以了,虽然需要再花一次注册费用,但不用担心被驳回。从商标使用的角度考虑,既有单纯形式的注册商标,又有组合形式的注册商标,才是最佳选择。为此,在申请注册时,采用先分开申请,如各单一申请均能注册,再组合申请的方法,应属上策。

    当然,申请注册什么样的商标,是申请人的自由,也是《商标法》赋予申请人的权利。商标代理人可以向申请人提出建议,但无权干涉申请人的选择。同样,核准什么样的商标注册,是商标局的法定职责,审查的依据和标准都在《商标法》、《商标法实施条例》及其他相关规章中明文规定,不会受申请人意愿的左右。对商标局的驳回决定,申请人如不在法定期限内向商标评审委员会申请复审,就只能接受。所以,申请人在自由地行使《商标法》赋予自己的权利的同时,最好自觉地接受相应的制约。否则,必将为自由付出代价。


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